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我国专利法对专利的创造性规定了两个要件:突出的实质性特点以及显著的进步。这两个要件本质上所反映的是“非显而易见性”与“有益的技术效果”,而其他国家在专利创造性的要求上一般只做出了“非显而易见性”的规定。

创造性的定义:

在我国,发明专利必须同时具有“突出的实质性特点”和“显著的进步”才能得出具有创造性的结论。而“特出的实质性特点”与“显著的进步”分别体现为“非显而易见性”和“有益的技术效果”。而在对创造性的要求上,我国的规定似乎比别的国家更加严格。

《美国专利法》将创造性定义为“非显而易见性(Non-Obviousness)”。《美国专利法》第103条对“非显而易见性”的解释是:一项发明,虽然并不与本编第102条所规定的已经有人知晓或者已有叙述的情况完全一致,但申请专利的内容与其已有的技艺之间的差甚为微小,以致在该项发明完成时对于本专业具有一般技艺的人员是显而易见的,不能取得专利。《欧洲专利公约》将创造性定义为“创造性步骤(Inventive Step)”。《欧洲专利公约》第56条也将“创造性步骤”解释成了非显而易见性:如果考虑到现有技术,一项发明对于本专业技术人员不是显而易见的,应认为具有创造性发明。此外,《日本特许法》第29条第2项规定:特许申请之前,具备该发明所属技术领域的普通知识者,依据载于前项各号中之发明,容易实现其发明时,不拘同项的规定如何,对其发明不能给以特许。尽管《日本特许法》中并没有出现“非显而易见性”一词,但条文中的“载于前项各号中之发明”即为现有技术,而“容易实现其发明”也就是“显而易见的”。

Trips协议第27条第1项的注释中也明确指出,“创造性”和“非显而易见性”是同义的。由此可见,国际上对创造性的要求只限于我国的“突出的实质性特点”,而未包含“显著的进步”这一要件,因此我国对专利创造性的要求是较为特别的,在非显而易见性的基础上,又增加了有益技术效果的要求。

预料不到的技术效果对发明专利创造性的影响:

我国《专利法》中,相较于“显著的进步”,“突出的实质性特点”在创造性的规定中位于前位,《专利审查指南》对“突出的实质性特点”的规定也更加详细,可操作性也更强。而“预料不到的技术效果”是在《审查指南》中“判断发明创造性时需考虑的其他因素”中提出的:发明取得了预料不到的技术效果,是指发明同现有技术相比,其技术效果产生“质”的变化,具有新的性能;或者产生“量”的变化,超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化,对所属技术领域的技术人员来说,事先无法预测或者推理出来。当发明产生了预料不到的技术效果时,一方面说明发明具有显著的进步,同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的,具有突出的实质性特点,该发明具备创造性。概括而言,“预料不到的技术效果”主要体现在两个方面:一是产生了预料不到的性质(超出预期的质变),即新的性能;二是技术效果超出预期地优于现有技术(超出预期的量变)。

“预料不到的技术效果”作为一种特殊情形在创造性审查中应当予以考虑,审查员不能轻易认为发明不具有创造性。那么,“预料不到的技术效果”在专利创造性判断中究竟扮演了怎么样的角色呢?

早在《专利审查指南(1993年版)》中,创造性的判断中就规定了四种“参考性判断基准”,即前文提到过的:发明解决了人们一直渴望解决、但始终未能获得成功的技术难题,发明克服了技术偏见,发明取得了预料不到的技术效果 ,发明在商业上获得成功;同时,《审查指南》也明确指出了:这些判断基准仅是参考性的,审查员在审查具体的案子时,不要生搬硬套,而要根据每项发明的具体情况,公正地做出判断。而《审查指南》在2001年修订时将这四种情况纳入了“辅助性审查基准”一节中。2006年,《审查指南》又将这四个方面纳入了“判断发明创造性时需考虑的其他因素”:发明是否具备创造性,通常应当根据本章第3.2节所述的审查基准进行审查。应当强调的是,当申请属于以下情形时,审查员应当予以考虑,不应轻易作出发明不具备创造性的结论。《专利审查指南(2010年版)》沿用了2006年版的规定。从“参考性判断基准”到“辅助性审查基准”,再到沿用至今的“判断发明创造性时需考虑的其他因素”,笔者认为尽管单纯从名称上来看,这四种特殊情形对专利创造性判断的影响似乎是逐渐被弱化了。但是,我国对“预料不到的技术效果”究竟创造性判断中的补充性辅助因素还是必须考虑的因素并没有明确规定。

美国对于“非显而易见性”的判断方法源于Graham v. John Deere案,美国联邦最高法院在该案中明确了判断创造性时四个需要考虑的因素(多被称为Graham要素):(1)现有技术的范围和内容,(2)现有技术与要求保护的发明之间的不同(3)普通技术人员的水平,(4)判断创造性的其他因素。而美国在《审查指南》中也规定:虽然辅助性判断因素对创造性的判断并不必然起到决定作用,但辅助判断因素相关证据无论何时提交,都应当予以考虑。而欧洲专利局认为这些参考因素是“次要因素(Secondary indicators)”,只有在通过现有客观分析后仍不能得出清晰结论时,辅助判断因素才具有重要意义,而“预料不到的技术效果”作为次要因素在创造性判断中起到的是补救性作用。尽管,在预料不到的技术效果对专利创造性判断的影响上,美国与欧洲的规定并不相同,但是他们都将“预料不到的技术效果”作为创造性判断的辅助参考因素。

辅助因素在专利创造性的判断中的主要有两个作用:其一是有利于判断者获得更加全面完整的信息,使结论的正确性更高;其二是成为自由裁量的筹码。尽管辅助因素并不一定是创造性判断的单独考虑因素,但是它能够帮助判断者获得更加完整的信息,提高判断的准确性,所以“预料不到的技术效果”作为辅助因素在创造性判断中是必需考虑的因素。而不是像欧专局一样,仅仅将辅助因素作为补救性因素,在创造性判断遇到瓶颈时才予以考虑。

“预料不到的技术效果”对专利的创造性进行判断:

关于要如何使用“预料不到的技术效果”为专利的创造性做出判断,《审查指南》并未做出明确的规定。但是从预料不到的技术效果的定义来看,可以发现:首先,需要以现有技术作为参照物以判断某项技术的技术效果是否是预料不到的,然后找出新技术与现有技术之间的区别特征;其次,所谓预料不到的技术效果主要体现在两个方面,或是“质变”,或是“量变”;最后,符合上述条件的技术效果应当被认为是具有非显而易见性的,因此可以认为该技术具有创造性。而这三点中,“质”与“量”的判断是最易出现偏差的。

前文中也已提到,“质变”产生了预料不到的新的性质,而“量变”是指技术效果超出预期地优于现有技术。在确定了区别特征之后,需要判断被要求保护的发明所实现的新性能和区别特征的已知性能做比较,如果本领域的技术人员认为新性能是根据区别特征已知的性能或者属性能够预见的,那就不能认为产生了“质变”,反之则实现了“质变”。和“质变”相比,对于判断者而言“量变”的判断是相对比较困难的,因为要确定上限或者下限是比较困难的。所以,“量变”的判断更加需要结合个案的实际情况,做出判断,并没有非常一致的标准。除此之外,在使用“预料不到的技术效果”作创造性判断时还应当注意的是否是预料不到的应当根据本技术领域的技术人员的普通技术知识来判断,而不能仅仅根据技术效果与现有技术之间的差异程度来判断。

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