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专利审查工作的实质是从法律的角度、从现有技术的水平去评判专利申请的贡献。创造性的评判是发明专利实质审查中的难点,其中,公知常识的认定一直以来是一个争议极大并备受关注的问题。

那么,公知常识有什么举证责任呢?

1.公知常识的举证做法

在审查实践中,公知常识及其相关概念(“惯用手段”、“普通技术知识”和“常规实验”)的使用是相当普遍的,这除了有审查员主观因素,也与实际案情相关。例如在“一种竹扫帚”的实用新型专利无效行政纠纷案中,涉案权利要求技术特征众多,与对比文件的区别特征也众多,但是这些区别特征在日常生活中经常使用。此时,如果采用公知常识进行评述可以极大的提高行政效率。事实上,该案中,法院不仅将上述区别特征直接认定为“公知常识”,更是认定为“众所周知的事实”而没有提供证据。

  对于申请人来说,公知常识的确认关系到专利申请是否获得授权,因此,申请人希望审查员给出明确的证据。《指南》第二部分第八章4.10.2.2规定:审查员在审查意见通知书中引用的公知常识应当是确凿的,如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议,审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。由此可见,指南对于公知常识的认定,并没有要求必须提供文献证据,可以通过说明理由来证明。因此,在审查实践中采用说理的方式来证明公知常识是非常常见的。与中国不同,欧专局在其指南中规定公知常识在遭到质疑时需要通过文献证据进行支持,但实际上,欧专局在审查实践中也有相当比例是采用说理的方式来证明公知常识。

2.公知常识举证分析

由于我国没有统一的行政程序法,行政程序中的举证责任没有明确的法律规定,一般遵循行政诉讼法中举证的基本规则。

  有观点认为:考虑到行政效率等因素,可以采用自由心证的方式对公知常识进行认定,从而不用进行举证。也有观点认为:在专利授权案件中,专利审查部门应当对其认定的公知常识负举证责任,专利授权确权案件是行政案件,应当遵循行政诉讼的一般原则,即“谁主张,谁举证”的原则,以保证申请人的合法利益。

  结合专利审查工作的实践,上述第一种观点过于强调行政效率,弱化了审查机关向申请人提供公知常识性证据的要求,更多地采用说理的方式,而我国目前只是专利大国而非专利强国,申请人的创新能力以及代理人的撰写和检索水平还有待提高,片面强调行政效率等因素而不对公知常识的认定进行举证,对于提高专利水平和激发创新主动性都是不利的,与专利法“为了保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展”的立法宗旨也不相适应;上述第二种观点过于强调了公平原则,要求审查机关向申请人提供认定为公知常识的所有文献证据,这在某些情况下会大大降低行政效率,而我国目前发明专利的申请数量庞大并且增长迅速,申请人对于审批周期要求也很高,因此行政效率是一个必须考量的重要因素。

  因此,为了同时提高专利质量和行政效率,有必要对于公知常识及其相关概念(“惯用手段”、“普通技术知识”和“常规实验”)的举证责任重新进行考量并分配。

3.审查中的公知常识举证

在创造性评价时一般采用三步法,第一步是确定最接近的现有技术,第二步是确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题,第三步是判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。涉及第三步的判断时才会应用公知常识及其相关概念。因此,我们可以对第二步的判断结果进行分类,从而讨论公知常识的举证责任。

  创造性评判应从把握发明构思入手,抓住技术实质判断发明贡献从而实现立法宗旨。对于区别特征,在申请中要么明确记载了效果或作用,要么没有记载效果或作用。通常认为,在申请中明确其效果或作用的技术特征,都属于申请人认为的发明点,针对上述区别特征,即使审查员认定为公知常识也应对其进行举证,并且为了让申请人信服,举证应该以文献证据为主。相反,如果在申请中并没有记载区别特征的效果或作用,可以认为该区别特征不是申请人认为的发明点,即不是直接体现发明构思的特征,没有体现发明的智慧贡献,此时,如果审查员有理由认定该区别特征属于公知常识,则应该由申请人对其进行举证,即举证责任倒置。

公知常识具体如何运用?

1.公知常识举证难度

在《指南》中只列举了教科书或工具书(技术词典、技术手册等)可以用于证明公知常识,同时,由于审查实践中涉及的现有技术包括所有的技术,不具有公知常识所特有的普遍知晓程度,因此采用一两篇专利文献或非专利文献来证明公知常识也显不足。

  在对公知常识进行举证过程中,往往会遇到如下两种情形:一是某技术手段过于简单和通用,很难在教课书或工具书上体现(例如:手机形状为圆角的方形),二是某技术手段过新,还没有在教科书或工具书上体现(例如:生物技术中的某些特征)。

2.公知常识拓展

欧专局的指南对公知常识证据进行了扩展,便于举证。在我国也可以参考欧专局的相关规定对公知常识的证据进行一些扩展,适当地扩展到专利文献和非专利文献,但同时要考虑到公知常识需要一个普遍知晓的程度,因此对专利文献和非专利文献也要进行具体的限制。

  第一,对多篇专利文献,如果申请人或专利权人不同,或者申请人或专利权人中涵盖了本领域主要设备制造商、服务供应商或研发机构,则该多篇专利文献可以作为公知常识的证据使用;对于单篇专利文献,如果引用频率非常高,则该篇专利文献可以作为公知常识的证据使用。

  第二,对多篇非专利文献,其作者不同并且发表在不同的学术刊物上,则该多篇非专利文献可以作为公知常识的证据使用;对单篇非专利文献,如果其是本领域领军科学家所著、引用频率非常高、在本领域顶级杂志发表的研究文章或者在本领域比较有名的杂志上发表的综述性文章,则该篇非专利文献可以作为公知常识的证据使用。

  基于公知常识所具有的普遍知晓性,可以从本领域技术人员内心确认度的角度来具体分析对其进行适当扩展的合理性与可行性,即将本领域技术人员内心确认度高的内容定义为公知常识的范畴。

  专利文件通常仅仅是申请人为了获得专利保护而撰写的文件,其目的不在于获得本领域的普遍认可。对于仅仅有一篇专利文件公开,或者虽然有多篇专利文件公开,但是这些专利文件申请人或专利权人相同或者有某种联系,此时被本领域技术人员普遍获知的可能性较小。如果有多篇专利文件都记载了同样的技术内容,这些篇专利文件的申请人或专利权人不同并且没有联系;或者这些申请人或专利权人覆盖所属技术领域主要设备供应商、服务提供方或研发机构,那么其被该领域技术人员普遍获知的概然性较大,此时,将在专利文件中公开的内容认定为属于公知常识,可以形成较高的内心确认。

  非专利文件通常仅仅是作者对自己研究的一种发表,其目的在于获得本领域的认可。对于该领域领军科学家发表的研究文章、在该领域顶级杂志发表的研究文章、在该领域比较有名的杂志上发表的综述性文章、或者引用频率非常高的文章,即使只有一篇,其内容被该领域技术人员阅读的可能性仍然很大,其被该领域技术人员普遍获知的概然性较大。如果多篇非专利文件都公开了相同技术内容且作者不同,则被该领域人员普遍获知的概然性较大,此时,将在单篇或多篇非专利文件中公开的内容认定为公知常识,可以形成较高的内心确认。

  采用如上方式对专利文献和非专利文献进行限制后,一方面扩展了公知常识的举证形式,减少的举证难度,提高了行政效率,另一方面由于对专利和非专利文献的普遍知晓程度进行了规定,也满足了公知常识的基本含义,不会损害申请人的利益。

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