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越来越多的中国企业正在进入美国市场,在美国生产,销售产品,或提供各种服务。这些中国企业进入美国市场后必然会面临来自原市场占有者的竞争——产品之间的竞争和知识产权的竞争。因此, 进入美国市场的中国企业通常需要考虑申请美国专利,建立自己的专利组合(Patent Portfolio),并清查相关专利 (Freedom to Operate)。

美国专利法的由来

美国专利系统的法律框架由美国宪法奠基。自1789年颁布,美国宪法第一章第八条给予国会权利,以推动科学进步为目的,允许并保护发明人在一段时间内对其发明的独享权(Exclusive Right)。基于宪法赋予的此项权利,美国国会在1790年通过了第一部专利法案(联邦法),之后的200余年内陆续通过了一系列专利相关法案,部分修订或全部替代之前的专利法。其中1836年的专利法案建立了美国专利局,负责专利的审批和公示,直到现在。美国专利局在联邦法的框架和准许之下,制定并且执行专利局的各种规章条例。 这些规章条例涉及到专利局的各项工作,包括专利审查,复审,申诉等,规定了各方面的种种细节要求。

联邦法院是如何判定侵权的?

各级法院是三权分立中的司法系统。在民事诉讼中,当一方认为另一方违反了法律,损害了自己的利益,可以在法院提起诉讼。法院将解释法律,判定是否违法,并按法律判定赔偿——可能是金钱赔偿,也可能是禁令等形式的特殊赔偿。

在美国的司法系统中,如果专利所有者认为另外一方侵犯了自己的专利权,可以在联邦地区法院中提起民事专利诉讼,要求赔偿。被告如果证明自己的产品或服务并未落入专利的权利要求范围内,则不用赔偿。被告也可以通过证明专利无效或法律允许的其他理由(Defense)而避免赔偿。同时,被告可以利用自己所拥有的专利反诉对方侵权。最终庭审结果如果判被告侵权,赔偿金的计算通常基于合理的专利许可费用或者侵权给专利所有者造成的利益损失。赔偿也可能包括禁令——禁止侵权方继续销售侵权产品。

如果侵权被判为故意,法院可以酌情加倍赔偿金,但不超过三倍。判定侵权是否为故意主要取决于是否有证据证明被告意识到自己的行为很可能侵权。律师在早期给出的关于是否侵权的法律意见 (比如专利清查(Freedom to Operate)的报告)是证明侵权非故意的重要依据。

另外, 如果原告的侵权诉求不但不成立,且提起诉讼的事实与法律基础都非常薄弱, 原告可能会被法庭判定需要支付对方的律师费用。

专利侵权诉讼从提起诉讼到庭审结束持续约一到四年,平均两年左右。律师费用与案件的复杂程度(比如涉案的专利数量)以及赔偿的数额相关。

产品上市前应当做到专利清查

由于专利侵权的赔偿金额及诉讼费用都很高,在一个产品上市之前,或者一个药进入临床实验之前,企业应仔细清查相关的所有专利,制定合适的策略。通常来说,充分的专利清查有以下好处。

早期的专利清查,可以让企业及早发现潜在的侵权风险,进而通过产品设计,排除或减小侵权风险。 如果等到产品上市或临床实验进入晚期时才发现可能侵权的专利,重新设计产品生产线或者重新进行临床实验所需要的人力和物力会相当高,很大程度上限制了重新设计产品的可能性。这样企业就不能最有效的规避侵权风险,而有可能陷入不得不与专利所有者谈判的困境。专利所有者也了解重新设计产品生产线或重新提交临床实验所需的人力和物力,使得新入场的企业在谈判中处于不利地位。

对于某些无法规避的专利,企业可以尽早收集文献,证明专利无效。除了法庭诉讼外,专利局的双方复审程序在某些情况下可以更为简便,经济的证明专利无效。比如。企业可以通过专利清查,及早发现这些专利,通过双方复审程序,挑战这些专利的有效性。相比耗时旷日持久的诉讼,双方复审程序时间大约只需要一年到一年半。企业甚至可以等到双方复审的结果出来之后,再确定发展计划。

另外,上文提到,如果一个公司在诉讼中被判为故意侵权,法院可以加倍赔偿。判定是否故意侵权主要取决于是否有证据证明被诉侵权方是否意识到自己的行为很可能侵权。专利清查可以提前让一个企业寻找到这些专利,并求助专业律师的分析。如果专利律师的意见为并不侵权,则此专业意见是在诉讼中证明侵权非故意的重要证据。由于诉讼有不确定性,即使诉讼失败,早期专利清查和律师意见也可以大大降低加倍赔偿的可能性。

在实际操作中,专利清查的第一步是专利搜索。 对于一些竞争激烈的行业,初步的专利搜索经常会找到几千甚至上万的相关专利或者专利申请。对于其中的专利申请,并不能够仅仅因为它们现在没有获得专利,而轻易排除掉。这是因为,这些专利申请也是有可能通过改变权利要求而最后被批准为专利。所以,专利清查的目的也是要发现这些潜在的专利申请。专利律师通常需要对这些专利或专利申请中的说明部分和权利要求进行认真细致的研究。由于数量巨大,只有经验丰富的专利律师,才能高效的从这些专利和专利申请中找到那些真正相关的。

另外, 专利清查通常是针对一个国家或者地区的,比如美国,中国,或者欧洲。然而,由于存在大量的PCT国家专利(National Stage),在实际操作中,通常搜索到的美国专利在其它国家,地区有对应专利。所以,专利清查会以一个国家,地区为主,其他国家,地区的专利也一并进行查找。找到其他国家,地区的对应专利后,专利律师会和该国或该地区的专利律师协作分析侵权的风险和专利的有效性。

Category知识产权

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